俞则刚 商双玲

浙江和义观达律师事务所

2017-4-17

引言

贴牌加工是一类常见的外贸经营活动，基本的表现形态是：外商要求工厂在其生产的产品上贴附某个商标，全部产品返销到境外。这类贴牌加工业务在法律上争议很大，可以说是一个商标侵权的大坑，企业可能一不小心就栽了进去。那么，贴牌加工的外贸订单能不能接，接的时候要注意哪些问题，采取哪些防范措施，掉进坑里后又怎样止损？且听外贸综合法律服务团队为您娓娓道来。

一、贴牌加工是个未解之迷

贴牌加工行为是否构成商标侵权一直是法律界和外贸圈关注和热议的话题。司法实践中也存在侵权与不侵权两种截然相反的裁判尺度。

作者所承办的在最高人民法院首例提审的涉外定牌商标侵权案——（2014）民提字第38号案中，最高人民法院认为在委托加工产品上贴附标识的行为不属于商标意义上的使用行为，因此不构成对国内注册商标权的侵害。该判决似乎给贴牌加工这一贸易形式中的贴牌行为点亮了绿灯。

然而，就在社会各界广泛聚焦于此、几家欢喜几家愁的时候，江苏省高级人民法院（2015）苏知民终字第00036号案件，又对同类案件作出相反的判决。江苏高院认为在贴牌加工案件中仍要以国内加工企业是否对涉案商标是否尽到必要审查注意义务为前提，如果境外企业或个人违反诚实信用原则，涉嫌在境外恶意抢注在我国具有一定影响的商标特别是驰名商标，并委托国内加工企业贴牌加工生产的，应当认定境外委托人的行为不具有正当性，实质性损害了我国商标权人的合法利益。该案目前也在最高院提审中，贴牌加工行为是否侵权争议未完……

那么问题来了，贴牌加工的外贸订单接？不接？怎么接？如何进行自我保护？万一惹出法律纠纷怎么办？

二、订单接不接？一张表告诉你

订单当然接，生意还是要做，只是我们要在大量订单中有所选择。对于明显是侵犯他人商标权利的，要拒绝。从上表中可以得出一个结论：只要外商在下订单时，能够提供其在国外依法获取的商标注册文件，那么一般来说，这些订单都是安全的。当然，请注意我们说是一般是安全的，仍需要个案分析，不能一概而论。

三、订单怎么接？此处需重视

01

审核外商商标权利文件或授权资格

对于外商提供的商标权利文件，要对其真实性进行基本的审核。包括要求对方出示类似国内商标注册证书的证明材料，同时还可以通过国外政府网站进行二次核查确认。值得一提的是，如果外商是中间商，并非商标的直接所有者，那么需要进一步审查他是否获得商标转授权的资格。如果他只是拿到自身使用商标的权利，而没有转授权的资格，那么国内工厂接受授权、使用商标的行为是不受法律保护的。

02

确认商标核定使用商品类别

在确认外商具备合法的商标权和授权资格后，要确认商标的核定使用商品类别。商标核定使用商品必须与实际订单产品相对应，不能风马牛不相及。

03

坚持实际使用的商标与权利商标一致

要确认外商提供商标的样式与其实际要求用于产品的商标样式相一致。注册商标必须规范使用，如果外商实际要求使用的商标标识经过修改，对于商标的某些要素做了刻意的突出或者隐藏等，有模仿其他商标的意图，或者攀附他人商标声誉的意图，就是不规范的使用，可能构成侵权。因此需要坚持实际使用的商标与外商的权利商标相一致。

04

确认返销地

我们认为，所谓涉外定牌加工，国内加工方接受委托生产的所有产品，必须全部返销到外商提供的权利商标所在国家。这里有两点需要确认，一是所有产品必须返销海外，二是产品返销的目的国必须是外商提供的权利商标所在国家。简言之，所有贴牌加工产品必须出口至所涉商标受当地法律保护的国家。

tips

保险起见，我们建议企业在接受贴牌加工订单，与外商签署授权委托书或者所涉商标使用证明的同时，将相关委托手续、证明材料在外商所在国家完成公证和认证。这既是加工企业规范运营的要求，同时也能防患于未然——万一相关产品被诉侵权，不至于找不到外商提供相关证明材料而孤立无援。对于外商提供的商标权利文件，也可以事先交给海关进行预确认。

四、委托加工货物被扣的应对--四步应对法

实践中，委托加工的货物在出口时被海关查扣的情况比比皆是。万一我们惹上这个麻烦，应该如何处理应对？

1

第一时间，火速向海关说明情况，主张相关货物是定牌加工产品，请求海关不要没收货物。一旦我们提出这一主张，海关一般也会陷入一定的处理困难，文头已说，贴牌加工目前仍然是个未解之迷。只要委托加工的产品符合上文中提及的相关要求，那么救回货物仍有希望。

2

第一时间联系外商，如果前述商标授权材料没有妥善准备，此时一定要联系补齐。此外，如果存在前期订单、生产合同不齐全的情况，也要一一如实补充。

3

也可以主动联系国内商标权利人（或发律师函），向对方说明情况，要求对方向海关撤回保护，以期将事情简单化处理。

4

最后，加工企业（或相关外贸公司）在处理商标侵权争议过程中发生的所有文件资料都应妥善保存、费用开支及时分类记录，以便在争议解决后向申请扣留的国内权利人提起反诉。

tips

贴牌加工的争议往往发生在国外客户的商标被国内其他人抢注的情况下。因此，对于外商提供的域外注册商标，如果在国内未经任何人注册，建议加工企业与外商协商，及时以外商名义或者加工企业的名义，将相关商标在国内依法申请注册。

贴牌加工的争议，另一种情况是国内企业自己的商标被国外客户在境外抢注。企业的商标申请如何紧随企业的海外市场布局，我们以后另文再谈。

the end

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