导读

对于涉外贴牌加工行为是否构成商标侵权，目前知识产权业界并未达成统一认知，也一直备受热议。究其原因，主要在于对涉外贴牌加工行为是否属商标法意义上的使用以及混淆是否应为商标侵权的必须构成要件存在争论。

但近期江苏高院在审理上海柴油机股份有限公司（下称上柴公司）诉常佳金峰动力机械公司（下称常佳公司）商标侵权纠纷一案[1]中，对涉外贴牌加工行为是否构成商标侵权提出了一种新的裁判标准，对解决类似的商标侵权纠纷案件起到良好的借鉴作用。但确立的裁判标准能否适用、如何适用，仍值得我们思考。

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裁判标准的确立

上柴公司为东风文字和图形组合商标在我国的商标权利人，注册在第7类柴油机、内燃机配件上。东风商标在该行业具备一定影响，为我国驰名商标。常佳公司接受印尼PTADI公司委托，在国内生产附有东风 DONG FENG标志的柴油机产品，并将其出口到印尼销售，PTADI公司为东风 DONG FENG标志在印尼的商标权人。

2013年10月，上柴公司以常佳公司侵犯其享有的注册商标专用权为由，向法院提起侵权诉讼。一审法院认为常佳公司贴牌加工的行为不构成商标法意义上的使用，不构成商标侵权。二审法院则认为，国外委托人PTADI公司与上柴公司就注册商标东风权属争议在印尼开展过多次诉讼，PTADI公司具备恶意抢注东风商标的嫌疑，而对于国内加工企业明知或应知国内商标具有一定影响力或为驰名商标，境外委托人涉嫌恶意抢注仍接受委托的行为，应认定国内加工企业未尽到合理注意和避让义务，判令其构成商标侵权，此即为必要审查注意义务+实质性损害裁判标准。

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必要审查注意义务的法理分析

根据我国侵权责任法第六条第一款的规定：行为人因过错侵害他人民事权益，应当承担侵权责任，侵权责任法中的过错责任即要求行为人应尽到对他人的谨慎和注意义务，努力避免损害责任的发生。

一般而言，国内加工企业接受境外委托时，应当对境外委托人在境外是否享有注册商标专用权或者取得合法授权许可进行必要的审查，如果其已尽到必要审查义务，就应当认定其不存在过错，反之则应认定其存在过错。也就是说，对于一般的涉外贴牌加工行为而言，谨慎和注意义务限于对境外委托人在境外是否享有注册商标专用权或者取得合法授权许可进行必要的审查，但我国法律同时也规定，对涉外贴牌加工行为是否构成侵权的判断，要考虑个案不同因素，对其审查注意义务适用不同的标准。对于在国内具备一定影响的商标特别是驰名商标，其商标注册权益更应获得维护，而且考虑到其在行业内的知名度，要求国内加工企业尽到更高的注意义务和合理避让义务的规定，并无不当。

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必要审查注意义务的适用

新裁判标准的提出，对于解决涉外贴牌加工是否构成商标侵权具有积极影响。但标准中提到的必要审查义务、更高的注意义务和合理避让义务具体内容是什么，需要审查或注意什么，该标准并未作出规定。

笔者认为，国外企业委托中国境内企业进行贴牌加工制造时，至少要对以下3点加以审查：

1.  审查企业在所属国是否享有注册商标专用权或者已经取得合法授权许可，注册商标是否在有效期内

2.  委托贴牌的商标在中国是否已被注册或已具备一定知名度（是否获得著名商标、名牌商标或驰名商标的认证）

3.  此前是否就委托贴牌的商标与中国企业发生过争议

以此降低自身企业在委托中国境内企业进行贴牌加工制造时被诉侵权的风险。

[1]（2015）苏知民终字第00036号。

作者：邓文  华东政法大学知识产权学院

原标题：必要审查注意义务+实质性损害裁判标准在涉外贴牌加工商标侵权纠纷案中的适用

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